中银业绩 | 禁止反悔逆向应用?最高院连撤无效决定及北知院判决!
时间:2023.10.10   作者:中银律师事务所

近日,北京中银(深圳)律师事务所知产团队收到最高人民法院送达的(2022)最高法知行终646号行政判决书,中银律师又一专利无效行政案件在最高人民法院获得改判支持。


匠心独运逆向应用禁止反悔

本次专利行政诉讼程序因专利侵权民事诉讼而起,亦因专利侵权民事诉讼而终审改判。事实上,除了本案专利之外,对方还向我方当事人发起了另外的4项专利侵权诉讼,包括2项实用新型专利及2项外观设计专利侵权诉讼,但均被击退。而本案也仅仅是专利权利要求中的一字之差而激起的后续波澜,即“活络连接”是否就是现有技术中的“活动连接”?该专利的说明书[0008]段解释“活络连接”是“现有技术中....的结构”,导致各方在民事侵权程序中将“活络连接”理解为现有技术中的活动连接。然而在第二次无效程序中专利权人在权利要求的其他特征均被公开的情况下,声称“活络连接”应按照说明书[0012]段来解释,必然导致活络连接包含了现有技术所未能公开的弹簧安装座、球头等新增特征,并最终被复审委采纳而维持该权利要求有效。细心的读者此时会发现,既然无效决定因“活络连接”新增了特征,必然权利要求保护范围会缩小,遗憾的是该无效决定是在民事侵权二审程序开庭后做出,即便我方在收到无效决定的第一时间向民事二审程序中的合议庭提交了针对该无效决定的代理意见,但未能引起民事程序中二审合议庭的注意,最终仍以较大保护范围的“活络连接”认定了被诉产品落入其权利要求保护范围。


既然专利权人在民事侵权诉讼中对于“活络连接”适用了大范围的保护,那么反过来专利行政程序中仍应受到前述民事侵权程序中“活络连接”相关解释的限制,以避免专利权人前后解释不一、两头得利的情况发生。依照上述逆向应用禁止反悔的思路,中银深圳知产团队及时调整诉讼策略,将本案专利涉及到专利侵权的民事诉讼一审和二审,两次专利无效以及后续的行政诉讼一审等多个交织错杂的程序逐一梳理,引入公众的可预见性、诚信原则、合理解释等原理精神将“活络连接”限定至客观、公正的范围。


追求极致力促裁判标准统一

通常所称的禁止反悔原则,是指利权人如果在专利审批(包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序)过程中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩(如限制性的修改或解释),则在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。但本案中,专利权人在前期的侵权民事案件中为了将被诉侵权技术方案纳入专利权的保护范围,而引用说明书[0008]段将权利要求用语“活络连接”作扩大解释为“现有技术中....的结构”,但在此后续的专利确权行政案件中,权利人针对无效宣告请求人所提出的现有技术和无效理由,又提出依据说明书[0012]段限缩解释权利要求的“活络连接”为包含了弹簧安装座、球头等特征的技术方案,以避免专利权被宣告无效,如果不能纠正国家知识产权局未予关注的前述问题,必将导致专利权人两头得利,既不利于诚信市场的建设,也不符合公正、诚实的社会主义核心价值观的要求,更有损社会公众对国家知识产权局的信赖并破坏了国家法律的尊严。


本案虽然案涉标的额不高,但该案件所体现的制度价值不容忽视,其对于统一裁判标准、促进制度公正具有重要意义,尤其是民事侵权诉讼中对相关技术特征的范围划定,反过来影响专利无效程序中技术特征的解释具有一定的示范效果。


攻坚克难二审终获改判支持

最高人民法院知识产权法庭的数据统计显示,2019-2022年审结的民事二审实体案件中,改判率为16.6%,其中2022年改判率为18.1%;2019-2022年审结的行政二审实体案件中,改判率仅为6.5%,其中2022年改判率为5.8%。专利行业则有戏称,“专利侵权二审改判难,改判北知院专利无效的一审更难,而改判国家知识产权局及北京知识产权法院的一致认定是难上加难”。


本案中,中银深圳分所知产团队在无效决定维持专利部分有效、北知院一审判决维持无效决定的不利情况下接受委托,在二审代理过程中,重新整理思路,改变诉讼策略,充分准备庭审辩论意见,不仅通过自行梳理的事件发展时间轴来帮助法官理清专利侵权诉讼与专利行政诉讼中的关键节点,而且还通过制作PPT将复杂的案件事实图表化呈现给合议庭,化繁为简的文档演示、逻辑清晰的书面表达获得法官的当庭赞许。庭审结束后,中银深圳知产团队趁热打铁提交多轮书面代理意见阐述案件细节及核心要点,并适时与承办法官进行电话沟通,对民事侵权程序中涉及的关联内容与专利行政诉讼程序中的疑难点及时释疑,最终获得最高人民法院的认可,实现专利行政案件中连撤国知局专利无效决定及北知院判决的大逆转改判。


本案的成功办理,充分展现了中银深圳分所知产团队长期秉持的“精耕细作、追求极致、务实高效、打造精品”的工匠精神和极致追求,也得到了客户的高度赞誉,“把匠心运用到每一个个案,做到极致专业,同时还勇于把匠心运用到案件的法律正确适用、裁判标准的统一、社会主义核心价值观贯彻之中”。


律师团队

中银(深圳)律师事务所知产团队目前有十余名执业律师、专利代理师、工程师,致力于知识产权争议解决和商业秘密保护,团队多名成员有在美、英、德、日等境外留学或执业经历,能够以英语、德语、日语作为工作语言;中银(深圳)律师事务所知产团队在植物新品种、节能环保、生物医药、通信光电、集成电路、软件著作权等领域具有丰富的实务经验和成功典型案例。中银(深圳)律师事务所知产团队将坚守初心牢记使命,继续为中外客户提供高质量、精准化的诉讼和非诉讼法律服务。