01案情简介

1、事实部分：

本案系因专利侵权诉讼案件衍生而出的专利行政诉讼，涉案专利权利要求中“活络连接”在说明书中有两处记载，却又分别有不同的解释，一处[0008]段解释为现有技术中的连接结构，另一处[0012]段解释为具体的复杂连接结构。在专利侵权诉讼中“活络连接”各方对“活络连接”无争议，被诉产品被认定侵权，但在专利无效程序中，“活络连接”又被认定为具体的复杂连接结构，涉案专利相关权利要求维持有效。本案一审维持被诉决定，驳回了委托人诉讼请求。本案二审中代理人将涉案无效程序、关联的民事侵权诉讼程序列出时间表格，拟证明无效决定于民事侵权诉讼二审庭审后做出且民事侵权诉讼中“活络连接”实际上被解释为现有技术中的活动连接，若本案中支持“活络连接”被解释为复杂结构，则会出现专利权人在民事诉讼与行政诉讼中两头得利的情形。最终本案二审判决虽未引入民事侵权诉讼中的事实认定，但仍受此影响，直接确定“活络连接”应以[0008]段现有技术中活动连接进行解释，最终撤销了一审判决及被诉决定。

2、案件争议焦点：

本案二审争议焦点为涉案专利权利要求 3 是否具备创造性。实质上具体的争议焦点就是涉案专利权利要求3中的“活络链接”是以说明书[0008]段“所说活络连接是现有技术中可实现摇杆经悬臂拨动尾骨摆杆摆动的、两侧之间有相对位移但又相互连接在一起的连接机构”进行解释，还是应以说明书[0012]段“摇杆后端为一细杆连接的球状体，球状体插入尾骨摆杆之弹簧安装座上悬臂的孔内成活络连接”进行解释。如果“活络连接”按照说明书[0008]段解释，则活络连接就是现有技术中的能够实现活动连接的任何结构，具有较大的保护范围，同时对比文件中亦公开了活动连接的结构，涉案专利不具备创造性。如果“活络连接”按照说明书[0012]段解释，则权利要求的保护范围因新增了说明书中记载的球状体、弹簧安装座等技术特征，获得了限缩解释，对比文件中未公开上述新增特征，涉案专利具有一定创造性。

02代理意见

代理人结合庭审内容发表代理意见如下：

一、公众及当事人各方在阅读说明书[0008]段内容对“活络连接”的定义时能够预见到“活络连接”是不具备发明点的现有技术结构，专利权人在第二次专利无效程序中引入说明书[0012]段实施例并主张“活络连接”是其发明点，进而试图限缩权利要求3保护范围来维持专利有效，超出了公众及当事人对“活络连接”解释的合理预期，有违可预见性规则。

首先，专利权人在申请专利时，能够预见到活络连接并非其发明创新点，因此在说明书[0008]段定义了“活络连接”是现有技术中的可摆动的连接机构，以此争取到更大的权利要求保护范围。

其次，对于公众而言，说明书是向不特定公众公开的文件，公众可以预见到涉案专利中说明书[0008]段记载的“活络连接是现有技术中......的连接机构”属于专利权人自认的现有技术内容。在确定权利要求保护范围时，则会依照该活络连接属于现有技术中能够实现摆动的连接结构进行划定。

最后，涉案专利申请时，专利权人已经明知说明书[0012]的“球形体”“弹簧安装座”等技术方案的存在，但未写入涉案专利权利要求书中且进一步在说明书[0008]段中将活络连接定义为现有技术中的结构，专利权人在专利侵权程序的一审和二审以及第一次专利无效程序均未使用说明书[0012]段对于“活络连接”进行解释和限缩权利要求3，其在第二次专利无效程序中再行主张不仅违反可预见性规则，而且损害社会公众的信赖利益。

二、权利人在专利侵权诉讼和专利无效程序中对“活络连接”的解释前后不一，有违诚信原则，为防止其两头得利，应适用禁止反悔原则。

1、权利人在专利侵权诉讼按照说明书[0008]段将“活络连接”解释为“现有技术中尾骨摆杆与悬臂摆动、两侧有位移且连接在一起的连接机构”，且法院基于此认定了被诉产品构成侵权。

2、权利人民事二审庭审辩论终结后的第二次专利无效程序中提出应按照说明书[0012]段对“活络连接”进行解释，引入了“球形体”和“弹簧安装座”等新特征，乐吉儿公司在专利无效审查决定作出后第一时间与专利侵权民事二审承办法官进行沟通并书面提交代理意见，但未获支持。

3、权利人在专利侵权诉讼和专利无效程序中对“活络连接”的解释前后不一，有违诚信原则，如听任国家知识产权局依照专利权人对权利要求作出的与专利侵权程序相矛盾的解释仍然维持涉案专利权利要求有效，则不仅会有损社会公众对国家知识产权局的信赖及法律尊严，而且导致权利人两头得利以及被控侵权人丧失救济途径。

为了便于合议庭在时间轴上了解“活络连接”解释变化的过程，请参见下表（省略）。

以上内容可以看出，专利权人王代囊在民事侵权诉讼一审及二审中均未引入说明书[0012]段内容来限定专利保护范围，一审及二审中专利权人、乐吉儿公司及法院均以说明书[0008]段内容解释的“活络连接”进行技术特征比对，社会公众基于对涉案专利的公示效力及专利授权文本的公信力也会认为“活络连接”应按照说明书[0008]段的内容进行解释。但专利权人王代囊在二审辩论终结之后的第二次专利无效口审中才首次引入说明书[0012]段解释“活络连接”，相对于涉案专利说明书在[0008]段记载的“活络连接是现有技术中的......连接机构”加入了“弹簧安装座、球形体”等新的技术特征，缩小了保护范围，导致民事侵权诉讼二审庭审调查时的专利保护范围与二审庭审后专利权人解释的专利保护范围不一致，有违诚信信用原则，如听任国家知识产权局依照专利权人对权利要求作出的与专利侵权程序相矛盾的解释仍然维持涉案专利权利要求有效，则不仅会有损社会公众对国家知识产权局的信赖及法律尊严，而且导致权利人两头得利及被控侵权人丧失救济途径。故此，为防止专利权人两头得利，应适用禁止反悔原则，对“活络连接”采用统一标准适用说明书[0008]段进行解释。

三、基于说明书[0008]段对“活络连接”的定义，附件3台湾专利公开了该“活络连接”的相关技术特征。

四、民事侵权诉讼二审程序中现有技术抗辩与答辩过程中各方对“活络连接”的解释均未脱离说明书[0008]段内容，1442号民事二审判决仅对被诉产品与现有技术台湾专利部分特征是否被公开做认定，如允许权利人在专利侵权诉讼二审辩论终结后的专利无效程序中随意对“活络连接”进行重新解释，将导致权利人两头得利以及被控侵权人丧失救济途径。

03裁决结果

中华人民共和国最高人民法院最终在二审中作出改判，撤销一审判决以及要求国家知识产权局重新作出无效宣告决定，具体如下：

一、撤销北京知识产权法院（2021）京 73 行初 3821 号行政判决；

二、撤销国家知识产权局第 47451 号无效宣告请求审查决定关于“在权利要求 3 的基础上继续维持该专利有效”的部分；

三、国家知识产权局就汕头市澄海区乐吉儿动漫文化有限公司针对专利号为201120010584.2、名称为“玩具尾巴的摆动机构 ” 的实用新型专利权利要求 3 提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

一审案件受理费 100 元，由国家知识产权局负担。二审案件受理费 100 元， 由国家知识产权局负担。

本判决为终审判决。

04案例评析

许多专利无效程序因专利侵权诉讼而起，有时候专利权人为了“保住”专利而不得已对权利要求做限缩解释，专利权人的这一限缩解释往往会被被告在专利侵权诉讼中作为“禁止反悔”原则的适用依据。本案不同的是，涉案专利“活络连接”在说明书中存在两处不同的解释，应当适用哪一处解释是本案判断涉案专利是否具备创造性的关键。本案中由于在侵权诉讼中各方对于“活络连接”默认是大范围解释并无争议，因此权利人并未在民事侵权诉讼中对其做出具体而明确的限缩解释，因此，最高院在二审判决中并未引入2020年9月12日施行的《最⾼人民法院关于审理专利授权确权⾏政案件适⽤法律若⼲问题的规定（⼀）》第三条“人民法院在专利确权⾏政案件中界定权利要求的⽤语时，可以参考已被专利侵权民事案件⽣效裁判采纳的专利权⼈的相关陈述。”的规定，而是在了解了涉案专利的“活络连接”在民事侵权诉讼中实质上并未被限缩解释的背景下，直接否定了一审法院及专利局对“活络连接”做限缩解释的做法。此种处理方式较为严谨合理，本案对于民行诉讼统一裁判标准、促进制度公正具有重要意义，尤其是民事侵权诉讼中对技术特征的范围划定，反过来影响无效程序中技术特征的解释具有一定的示范效果。

05结语和建议

本案的专利无效行政诉讼因专利侵权民事诉讼而起，亦因专利侵权民事诉讼而终审改判。因此，专利诉讼案件中，应将专利民事侵权诉讼与专利无效宣告程序及专利行政诉讼作为一个整体对待，尤其是专利民事侵权诉讼先于专利无效宣告程序审理的案件中，对于权利要求中的每一个技术特征，特别是以自造词描述的技术特征，在侵权技术特征比对过程中，务必尽可能提出质疑，要求原告方做出合理详细的解释，并记入笔录留痕，以避免专利权人出现针对同一个技术特征在民事侵权诉讼程序和专利无效宣告程序中前后解释不一、两头得利的情况发生。同时要考虑到，民事侵权诉讼中禁止反悔原则不被采纳时，应将禁止反悔原则逆向应用于其关联的专利无效程序或专利行政诉讼程序中，使得专利权人必须做出放弃专利或放弃保护范围的取舍，从而达到最终的诉讼目的。