本文作者系中银（深圳）律师事务所郑明伟、蒋玉彬。以下为正文：

前言2023年2月1日，ITC对深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）申请的“337调查”（337-TA-1286）作出不存在侵权的初裁（final ID），认为麦克韦尔既未能证明受控产品侵犯了其所主张的三项专利权利，又不能证明涉案专利在美国存在国内产业。2023年4月24日，ITC对该“337调查”进行复审并作出了维持决定，认为麦克韦尔未能满足美国国内产业要求。但对于受控产品是否构成专利侵权的问题，ITC在复审中未发表意见。

一、往期回顾

在“电子烟专利战”系列文章第一期《电子烟专利战之美国“337调查”》中介绍了麦克韦尔于2021年10月4日向ITC提出了“337调查”申请（对特定油烟弹和组件及其下游产品（Certain Oil-Vaping Cartridges, Components Thereof, and Products Containing the Same，申请号：337-TA-1286）。麦克韦尔向ITC申请对包括美国、加拿大、中国香港共38家企业及个人在内的受控方作出有限排除令（Limited Exclusive Orders）和禁止令(Cease and Desist Orders)。麦克韦尔在此次“337调查”中主张了陶瓷雾化芯技术的三项专利United States Patent Nos. 10,357,623（涉及无棉储液技术）、10,791,763（涉及雾化器结构方面的技术) 、 10,791,762 （涉及陶瓷发热体技术）和一项商标（CCELL）。我们在系列文章的第二期《美国337调查涉及的陶瓷雾化芯专利》中分析了麦克韦尔拥有的多孔陶瓷加热雾化芯专利保护现状。

二、ITC作出不存在侵权的部分终裁，未对专利是否侵权发表复审意见

2023年2月1日ITC对本案作出不存在侵权的初裁（final ID），认为麦克韦尔未能证明受控产品侵犯了其所主张的三项专利权利，且麦克韦尔未能按照《美国1930年关税法》第337节证明涉案专利在美国存在国内产业。2023年2月13日，本案双方申请复审，通过查阅本案卷宗，ITC决定对该初裁进行部分复审。2023年4月24日，ITC对该“337调查”作出不存在侵权的部分终裁。ITC在复审本案的国内产业调查结果后确认，申请方即麦克韦尔未能证明满足美国国内产业要求，因此本案不存在侵权美国注册专利号10,357,623、10,791,763、10,791,762的行为。

申请方是否存在国内产业的裁定通常包含在行政法官（the Administrative Law Judge）的初裁中。根据《美国1930年关税法》第337节第a款第(2)项规定，只有与所申请保护产品的有关产业在美国已经存在或正在建立，原告才可主张进口到美国、为进口而销售或进口后在美国境内销售的产品侵犯了其有效且可执行的美国专利。

「19 U.S. Code § 1337 (a)

(B)The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that—

(i)infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17; or

(ii)are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent.

(2)Subparagraphs (B), (C), (D), and (E) of paragraph (1) apply only if an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned, exists or is in the process of being established.   」                    

337调查中“国内产业要求”包括经济、技术两个要件（economic prong and technical prong）。经济要件的法律依据是《美国1930年关税法》第337节第a款第(3)项规定：

如果所申请保护产品在美国存在以下情况，则应视为美国存在产业：(A)对厂房和设备有重大投资;(B)大量使用劳动力或资本;或(C)对其开发做出了实质性投资，包括工程、研究和开发或许可。

「19 U.S.C. § 1337(a)

(3)For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—

(A)significant investment in plant and equipment;

(B)significant employment of labor or capital; or

(C)substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing. 」        

经济要件的本质是要求申请方在美国的实质性或重要的经济活动与所主张的知识产权之间存在关联。因此，申请人的举证责任在于证明其不仅是拥有某项专利，还对该专利进行了大量的研究开发并将产品大量的推入市场。“实质性”和“重要”并没有明确的定义或标准，而是由ITC在具体案例中灵活评估投资是否“重大”或“实质性”。通常来说，ITC会同时从定量和定性两方面来考虑。定量因素是指在投资中具体花费了多少资金从事特定活动或资产，定性因素是指在定量层面可能无法评估的其他考虑因素。比如ITC会将申请人在美的商业活动为其产品带来的增值部分与其在美境外活动所带来的增值部分进行比较，以确定申请人在美的投资是否达到了“重大”或“实质性”。

“国内产业要求”的技术要件是指申请人必须证明其实践了每项主张的专利的至少一项权利要求。判定是否满足国内产业要求的“技术方面”的方法与判定是否侵权的方法基本相同，即直接将国内产品与所主张的权利要求进行比较。

在麦克韦尔提出的337调查中（337-TA-1286），ITC在部分终裁中指出，麦克韦尔未能证明其所谓的国内产业产品实践了任何被主张的专利权利。也就是说，麦克韦尔的申请未能满足国内产业要求的技术要件。同时，ITC决定不对与所主张的专利有关的国内产业要求的经济要件采取任何立场，因为麦克韦尔必然未能根据337条款证明国内产业的存在。因此，ITC不认为存在10,357,623、10,791,763、10,791,762号专利的侵权行为。

结语

提起337调查申请的主体并不限于美国企业，只要企业认为某进口产品侵害了其依美国法在美国登记注册的知识产权，且其在美国境内存在或正在建立相关产业，即可向ITC提起337调查申请。“国内产业要求”的立意旨在排除那些除了拥有此知识产权外与美国没有任何联系的美国知识产权持有人援引337条款，因为《美国1930年关税法》第337节的制定是为了保护美国产业的知识产权。

事实上，与其他贸易救济法相比，337 调查中的国内产业要求并不高。申请人对产品进行研发等活动的事实都可以用来满足国内产业要求。但“不存在国内产业”仍被视为被申请人的有力抗辩事由。因此，对于欲提起“337调查”的申请方来说，向其在美国境内的知识产权进行相当程度的投资并规划建立相关国内产业是必要的。

本案中，ITC复审确认麦克韦尔未满足国内产业要求，即作出了维持决定，未对受控产品是否存在专利侵权作出回应。